Возможно, самой большой риск для бизнесменов, желающих получить университетскую научную разработку в целях коммерциализации, представляет проблема обеспечения и проверки прав на интеллектуальную собственность. Проблема кажется простой в момент заключения ясного лицензионного соглашения с университетом, однако затем она усложняется, и бизнесмен начинает понимать, сколько потенциальных трудностей таит в себе партнерство с учеными. Запутанность отношений в этой сфере часто тормозит внедрение открытий, хотя дело редко доходит до судебных разбирательств. Чаще всего проблемы оказываются связаны со сложностью и неопределенностью представлений об интеллектуальной собственности и передаваемыми правами. Ниже указаны наиболее общие и распространенные ошибки и ситуации, которые могут привести бизнесмена к судебным разбирательствам при передаче технологии.
Многие проблемы возникают из-за недостаточного внимания к деталям заключаемых соглашений. Прежде всего компания должна потребовать от университета доказательств или юридических заверений, что передаваемая технология действительно является собственностью университета. Иногда позднее оказывалось, что такая же технология одновременно развивалась и третьей стороной, не связанной с университетом, продающим лицензию. Еще важнее убедиться, что университет представляет себе всю область применения технологии, которая предлагается данной лицензией. Далее, необходимо удостовериться, что университет не предлагал похожей лицензии другим фирмам, так как руководство отделов передачи технологий часто (совершенно законно) ведет переговоры о перспективных разработках сразу с несколькими компаниями, в результате чего неумышленно может возникнуть ситуация, когда несколько фирм получают «перекрывающиеся» эксклюзивные лицензии. Кроме того, иногда позднее выясняется, что какие-то фирмы давно заключили какие-то неэкслюзивные лицензионные соглашения, по которым так называемый «начальный» лицензиат обладает некими правами по отношению к другим.
Наиболее распространенным и эффективным методом ознакомления фирмы с новейшими достижениями в какой-либо области исследований является приглашение для консультаций одного из признанных университетских профессоров, специалиста в требуемой области знаний. Следует помнить, что такие консультации также могут быть связаны с риском судебного разбирательства, поскольку корпорация должна удостовериться, что описываемая экспертом технология не является интеллектуальной собственностью университета. Такие ситуации чреваты сложными судебными делами, и компании следует прежде всего получить список предлагаемых и выданных университетом патентов, чтобы убедиться, какими советами можно воспользоваться законно.
Обычно патентная политика университетов определенным образом учитывается в контракте, заключаемом с профессорско-преподавательским составом. Поэтому корпорации следует оговорить с профессором гарантии того, что его консультации или дополнительная работа в компании не будут являться нарушением патентной политики университета. При этом следует убедиться, что профессор действительно хорошо ознакомлен с патентной политикой и не нарушает ее, например, составлением обзоров для фирмы.
Далее, корпорации следует тщательно проверить, не связан ли консультант в какой-то форме с третьей стороной таким образом, что это нарушает права интеллектуальной собственности (например, профессор может одновременно организовать со своим аспирантом венчурную компанию, связанную с производством по схожей технологии). В этой ситуации также необходимо получить от консультанта заверения в том, что он не будет сотрудничать с третьими сторонами в развитии подобной технологии и т. д.
И наконец, наличие профессора-консультанта может создать юридические проблемы в тот момент, когда корпорация начнет «торговаться» с университетом относительно конкретной технологии. Несмотря на то, что университеты обычно бывают весьма заинтересованы в продаже своих технологий, профессору и компании следует быть особо осторожными, чтобы избежать обвинения в коррупции. Это означает, что профессор не должен использовать свое положение в университете для создания консультируемой им корпорации каких-либо преимуществ в покупке лицензии по сравнению с конкурентами. В простейшей ситуации это означает, например, что профессору не стоит организовывать деловые встречи между представителями университета и компании в своем кабинете и т. д. Иными словами, консультант должен вести себя так, чтобы его нельзя было обвинить в лоббизме, и придерживаться юридических норм, соответствующих его обязанностям по отношению к обеим сторонам.
